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美国专利申请有哪些特殊要求?

2026-07-30 16:37:47

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美国专利申请有哪些特殊要求?美国是全球最大的单一专利市场,也是中国申请人最关注的海外专利布局目的地之一。然而,美国专利制度在多个关键环节上与其他国家存在显著差异

美国专利申请有哪些特殊要求?

美国是全球最大的单一专利市场,也是中国申请人最关注的海外专利布局目的地之一。然而,美国专利制度在多个关键环节上与其他国家存在显著差异。如果对这些特殊要求缺乏充分了解,轻则导致审查意见增多、授权周期延长,重则可能使已授权的专利被认定“不可执行”,所有投入付诸东流。以下从七个维度详细解析美国专利申请的核心特殊要求。

一、信息披露义务(IDS):与中国制度最大的差异

(一)什么是信息披露义务?

信息披露义务(Information Disclosure Statement, IDS)是美国专利制度中最具特色、也最容易被中国申请人忽视的一项要求。

根据美国联邦法规37 CFR §1.56的规定,与专利申请递交和审查相关的每个人都负有向美国专利商标局(USPTO)披露其已知的、与专利申请可专利性实质相关的所有信息的义务-。这项义务旨在确保专利审查员能够充分了解相关的现有技术,从而对 pending claims 进行准确评估-

(二)谁负有披露义务?

负有披露义务的主体包括:

  • 发明人
  • 申请人(或专利权人)
  • 代理专利申请的律师或代理人
  • 任何实质性参与专利申请准备或审查的人员

(三)需要披露哪些信息?

需要披露的信息范围非常广泛,包括但不限于-

  1. 美国专利及已公开的美国专利申请
  2. 外国专利及已公开的外国专利申请
  3. 在相关申请(如同族专利、分案、延续案等)中被引用的现有技术
  4. 任何与可专利性实质相关的出版物、公开使用或销售信息

(四)不履行IDS义务的严重后果

未履行或未充分履行IDS义务,可能产生灾难性后果。如果USPTO认定申请人存在“不公平行为”(Inequitable Conduct)——即故意隐瞒或未披露重要的现有技术信息——已授权的专利可能被认定为“不可执行”(Unenforceable) -。这意味着即使专利已经授权,也无法在美国法院行使专利权,所有投入将付诸东流。

(五)实务操作建议

  1. 建立系统的现有技术收集机制:在中国审查过程中收到的所有对比文件、同族专利的审查意见中引用的文献、以及申请人已知的任何相关技术,都应纳入IDS的披露范围。
  2. 及时提交:IDS可以在申请时一并提交,也可以在审查过程中补充提交。越早提交越有利于审查员及时纳入考量-
  3. 咨询专业代理人:IDS的提交有严格的时间和程序要求,建议由熟悉美国实务的专利代理人协助处理。

二、发明人制度:申请人必须是实际发明人

(一)发明人先申请制

美国采用的是 “发明人先申请制” ——专利权授予最先提交申请的发明人,而不是最先完成发明的发明人-。与中国和其他多数国家采用的“先申请制”(专利权授予最先提交申请的申请人,不要求申请人必须是发明人)不同,美国要求申请人必须是实际发明人-

(二)发明人资格的认定标准

美国《专利审查指南》(MPEP)第2019节规定,在确定发明人资格时,首先需要考虑谁构思了发明。只有对发明构思作出了贡献,才有资格成为发明人。仅将发明构思付诸实践的人,不符合发明人资格-

这意味着:

  • 不能将未参与实际研发的管理人员、投资人列为发明人
  • 不能遗漏真正的技术贡献者
  • 不能将仅执行实验操作、未作出创造性贡献的人员列为发明人

(三)发明人错误的后果

发明人列名错误可能导致严重后果:

  • 专利申请可能被驳回
  • 已授权的专利可能被认定为无效
  • 在中国企业中,遗漏境外合作方、代工方的技术贡献者、发明人名单不实、关键发明人失联无法更正等问题,将直接导致专利权利归零、维权彻底失败-

(四)发明人与申请人不一致的转让要求

如果申请人与发明人不一致(例如,发明人是员工,申请人是公司),需要提交转让协议(Assignment) ,将发明人享有的专利申请权转让给申请人。美国对此有严格的程序要求,需在申请时或申请后及时办理。

三、新颖性宽限期:美国独有的“后悔药”

(一)宽限期制度概述

与世界上绝大多数国家采用的“绝对新颖性”标准不同,美国专利法规定了一个一年的宽限期。根据35 U.S.C. §102(b),如果发明人自己在申请日前一年内公开了技术内容,该公开不会破坏美国专利申请的新颖性-

(二)宽限期的适用范围

这一宽限期适用于以下由发明人、共同发明人或从发明人处获得该主题内容的人士所进行的披露-

  • 在学术会议或技术会议上发表
  • 在期刊或出版物上公开
  • 公开使用
  • 销售或销售要约-

(三)宽限期不是“安全网”

需要特别强调的是,宽限期不应被视为申请专利的替代方案-。它只是为发明人在某些不得已的情况下(如提前发表了论文、提前展示了产品)提供的一个补救机会,而不是鼓励申请人先公开再申请。原因在于:

  • 宽限期仅适用于发明人自己的披露,不适用于他人的披露
  • 其他国家(如中国、欧洲)普遍没有宽限期制度,在美国的公开可能破坏在其他国家的专利新颖性
  • 举证责任在申请人,需要证明公开内容确实来自发明人本人

(四)实务建议

最稳妥的做法仍然是“先申请、后公开” 。在提交美国专利申请之前,应尽量避免任何形式的公开披露。如果确需提前公开,应确保:

  1. 公开行为发生在申请日前一年以内
  2. 公开行为是由发明人本人作出的
  3. 在公开后尽快提交美国专利申请

四、翻译质量:细节决定成败

(一)翻译是强制要求

任何非英语的原始文件,要想在USPTO获得“准入证”,都必须配上一份完整、准确的英文翻译件-。这不仅是沟通的需要,更是法律上的强制规定。

(二)翻译的格式要求

USPTO对专利申请文件的格式有明确要求,包括页边距、字体、行距、附图标记方式-。翻译稿必须严格遵循这些格式规范。

(三)权利要求书是“心脏”

权利要求书的翻译容错率几乎为零-。一个词语的错误选择,可能导致保护范围不清楚乃至技术方案无法实现-。例如,曾有案例将“泡沫铁”翻译成“Foam iron”,导致技术方案含义完全改变-

(四)专业翻译的重要性

美国专利文件有一套相对固定的“行话”和句式结构-。建议采用以下质量控制流程:

  1. 由具备法律翻译背景的译员完成初稿
  2. 相关技术领域专家进行二次审校
  3. 外籍母语专家做语言层面的最终润色-

(五)PCT进入美国的翻译特殊要求

对于PCT进入美国国家阶段的申请,除了PCT Rule 26及91允许的修正之外,译本内容必须完完全全对照PCT国际申请案的公开文本-。内容未完全对照翻译,或未提修正即自行修正内容,都是不被允许的。

五、实体类型与费用减免

(一)三种实体类型

USPTO根据申请人类型实行差异化的官费标准:

大实体:企业人数500人以上,或不符合小实体/微实体条件的其他实体。官费按100%收取。

小实体:满足以下任一条件即可-

  • 个体自然人
  • 小型企业(员工人数不超过500人,含有关联方)
  • 非营利组织(如大学)
  • 同时要求:申请人目前没有义务将发明转让、授予或许可给任何非小实体的第三方

小实体可享受大部分官费60%的减免

微实体:需同时满足以下四个条件:

  1. 符合小实体要求
  2. 每个发明人和申请人在美国专利申请不超过4件
  3. 每个发明人(申请人)上一自然年度的总收入不超过251,190美元
  4. 申请人没有义务将发明转让给任何非微实体的第三方

微实体可享受大部分官费80%的减免-

(二)2026年主要官费参考

费用项目大实体(美元)小实体(美元)微实体(美元)
PCT进入国家阶段申请费1,810724362-
巴黎公约直接申请费2,000895-约400
授权费1,290516258

(三)滥用实体身份的严重风险

近年来,部分外国申请人通过滥用“微实体”身份骗取费用减免,导致USPTO审查资源浪费-。USPTO已成立专利欺诈检测工作组,中国申请人须警惕相关风险-。虚假申报实体类型可能导致专利申请被驳回、已授权专利被认定为不可执行,甚至面临法律制裁。

六、2026年USPTO新规:外国申请人必须委托美国注册代理人

(一)新规内容

USPTO于2026年3月19日发布了一项重大新规,要求外国专利申请人及专利权人必须由在USPTO注册且信誉良好的专利从业者代理-。该规则于2026年7月20日正式生效-

(二)适用范围

新规适用于所有住所地位于美国境外的申请人、发明人或专利权人-。即便申请中其余相关方均为美国境内主体,只要有一方住所地在境外,即受该规则约束-

(三)新规影响

此前,中国个人申请人可以“自行”处理美国专利事宜-。新规生效后,这一路径被彻底关闭-。无论是新申请提交、审查意见答复、信息披露书递交,还是授权后的各项程序,都必须由USPTO注册的专利代理人/律师全程代为办理-

(四)合规风险

近年来,USPTO已陆续公布了对违规申请人的处罚措施-。涉及的问题包括:虚假专利申请、虚假发明人、虚假签字、虚假代理人身份、虚假实体状态等-。申请材料审查全面收紧,违规者将被列入黑名单,甚至导致权利丧失-

七、其他重要注意事项

(一)多项引用权利要求的特殊规定

美国专利法对多项引用权利要求有特殊规定。如果权利要求中存在多项引用(即一项权利要求引用另一项权利要求,而该被引用的权利要求本身也是从属权利要求),将产生额外的官费-。如果多项引用多项,甚至不被USPTO接受。因此,在进入美国阶段时,通常需要按照美国专利法要求对权利要求进行修改(preliminary amendment),以避免额外费用或形式审查驳回。

(二)附图要求

美国对附图有严格要求:

  • 附图必须是线条图(除非特殊情况)
  • 附图标记必须清晰、规范
  • 如果附图包含文字(如流程图中的文字),需要翻译成英文

(三)优先权证明

通过巴黎公约途径申请时,可利用DAS码进行优先权文件的电子交换,避免纸质文件的邮寄延误。如无法提供DAS码,需快递优先权副本到USPTO。

(四)授权后维护

美国发明专利授权后需在第3.5年、7.5年和11.5年缴纳维持费。外观设计专利授权后无需缴纳任何年费或维持费,保护期限为自注册日起15年。

八、总结与行动建议

美国专利制度的特殊要求可以归纳为以下核心要点:

特殊要求核心内容风险提示
信息披露义务(IDS)必须向USPTO披露所有已知的、与可专利性相关的现有技术未披露可能导致专利被认定为“不可执行”
发明人制度申请人必须是实际发明人,不能遗漏或虚列发明人错误可能导致专利无效
新颖性宽限期发明人自己在申请日前一年内的公开不破坏新颖性最稳妥的做法仍是“先申请、后公开”
翻译质量必须提供完整、准确的英文翻译翻译错误可能导致保护范围不清或驳回
实体类型根据企业规模选择大/小/微实体虚假申报将面临严厉处罚
强制代理2026年7月20日起,外国申请人必须委托USPTO注册代理人违规将导致程序无法进行

行动建议

  1. 提前规划,尽早申请:优先权期限(发明12个月)一旦错过,将永久丧失主张国内优先权的机会。
  2. 重视IDS合规:建立系统的现有技术收集和披露机制,切勿抱有侥幸心理。
  3. 准确申报实体类型:根据企业实际情况如实申报,避免因小失大。
  4. 选择专业翻译和代理机构:翻译质量和代理质量直接影响授权率和专利稳定性。
  5. 关注USPTO最新动态:美国专利规则变化频繁,建议通过专业代理机构及时了解最新要求。

成都余行专利代理事务所(普通合伙) 可为企业提供美国专利全流程服务,包括IDS管理、发明人资格审核、翻译质量把控、实体类型评估、美国注册代理人对接等。如有任何疑问,欢迎随时联系我们。

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联系人:邢智勇(执行事务合伙人)


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