美国SEP诉讼实务(培训讲义)
组织培训方:HRPP人形机器人专利池联盟
一、美国SEP诉讼概况
1. 美国SEP诉讼的特点
美国是全球SEP诉讼最活跃的司法辖区之一,其特点包括:
| 特点 | 内容 |
|---|---|
| 个案裁决 | 美国法院通常个案裁决,不轻易设定全球FRAND费率 |
| eBay案四要素 | 禁令适用eBay案四要素,SEP案件中禁令受限 |
| ITC排除令 | ITC可以发布排除令,禁止侵权产品进入美国市场 |
| IPR/PGR | 双方可通过IPR/PGR挑战专利有效性 |
| 陪审团审判 | 美国专利诉讼通常由陪审团审理 |
| 证据开示 | 美国证据开示程序广泛,成本高 |
| 判例法 | 美国判例法对FRAND费率确定有重要影响 |
2. 美国SEP诉讼的趋势
- SEP持有人在美国法院寻求禁令救济受限;
- 法院倾向于通过FRAND费率裁决解决争议;
- ITC成为SEP持有人寻求排除令的重要途径;
- 反垄断审查趋严,FTC和DOJ关注SEP许可行为;
- 汽车、IoT领域SEP诉讼增长。
二、法律框架
1. 主要法律依据
| 法律 | 内容 |
|---|---|
| 专利法(35 U.S.C.) | 专利侵权判断、禁令、赔偿 |
| 谢尔曼法(Sherman Act) | 禁止限制贸易的合同、联合或共谋 |
| 克莱顿法(Clayton Act) | 禁止反竞争行为 |
| FTC法(FTC Act) | 禁止不公平竞争方法 |
| eBay诉MercExchange案 | 禁令适用eBay案四要素 |
| 微软诉摩托罗拉案 | FRAND承诺构成合同义务 |
| DOJ/FTC政策声明 | FRAND承诺的反垄断考量 |
| DOJ商业审查函 | 确认专利池合规框架 |
三、管辖法院与机构
1. 主要联邦地区法院
| 法院 | 特点 | SEP诉讼活跃度 |
|---|---|---|
| 德州东区法院 | 快速审理,倾向于专利权人 | 高 |
| 加州北区法院 | 技术能力强,倾向于被控侵权方 | 高 |
| 特拉华州法院 | 公司注册地优势,专业性强 | 中高 |
| 纽约南区法院 | 金融、科技案件集中 | 中 |
| 华盛顿西区法院 | 科技企业集中 | 中 |
2. 美国国际贸易委员会(ITC)
ITC可以对侵权产品发布排除令和停止令,禁止侵权产品进入美国市场。ITC的诉讼周期通常为12–18个月,比联邦地区法院快。
3. 专利审判与上诉委员会(PTAB)
PTAB负责审理IPR(双方复审)、PGR(授权后复审)、CBM(商业方法复审)。双方可通过IPR/PGR挑战专利有效性。
4. 联邦巡回上诉法院(CAFC)
CAFC是美国专利上诉案件的专属管辖法院,其判决影响全国专利诉讼标准。
四、诉讼程序
1. 联邦地区法院程序
| 阶段 | 内容 |
|---|---|
| 起诉 | 向联邦地区法院提交起诉状 |
| 证据开示 | 双方交换证据,进行质证 |
| 马克曼听证 | 法院解释权利要求 |
| 即决判决 | 双方提交即决判决动议 |
| 审前动议 | 双方提交审前动议 |
| 开庭审理 | 陪审团或法官审理 |
| 判决 | 法院作出判决 |
| 上诉 | 向CAFC上诉 |
2. ITC程序
| 阶段 | 内容 |
|---|---|
| 申诉 | 向ITC提交申诉 |
| 立案调查 | ITC决定是否立案 |
| 证据开示 | 双方交换证据 |
| 听证 | 行政法官主持听证 |
| 初步裁决 | 行政法官作出初步裁决 |
| 委员会审查 | ITC委员会审查 |
| 总统审查 | 总统审查 |
| 排除令 | ITC发布排除令 |
3. PTAB程序
| 阶段 | 内容 |
|---|---|
| 提交请愿 | 向PTAB提交IPR/PGR请愿 |
| 立案决定 | PTAB决定是否立案 |
| 证据开示 | 双方交换证据 |
| 口头听证 | PTAB主持口头听证 |
| 最终书面决定 | PTAB作出最终书面决定 |
| 上诉 | 向CAFC上诉 |
五、关键法律原则
1. eBay案四要素
美国法院在SEP案件中适用eBay案四要素判断是否发布禁令:
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 不可弥补损害 | 专利权人遭受不可弥补的损害 |
| 法律救济不足 | 法律上的救济不足以补偿损害 |
| 衡平救济合理 | 衡平法上的救济是合理的 |
| 公共利益不反对 | 公共利益不反对禁令 |
2. FRAND承诺的法律性质
美国法院在微软诉摩托罗拉案中认定,FRAND承诺构成合同义务,第三方实施者可主张为受益第三人。
3. FRAND费率的确定方法
美国法院在微软诉摩托罗拉案、爱立信诉D-Link案、TCL诉爱立信案中,采用“假设谈判法”确定FRAND费率。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 假设谈判法 | 假设双方在FRAND条件下进行谈判,确定合理费率 |
| Georgia-Pacific因素 | 修改后的Georgia-Pacific因素,适用于FRAND费率确定 |
| 可比协议 | 引用可比许可协议,确定合理费率 |
| 专利池费率 | 引用专利池费率,确定合理费率 |
| 最小可销售单元 | 基于最小可销售单元确定合理费率 |
4. 禁令限制
美国法院在SEP案件中,通常适用eBay案四要素判断是否发布禁令。SEP持有人承诺FRAND许可,意味着其不应滥用禁令主张。
六、重要案例
1. eBay诉MercExchange案(2006年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | 禁令适用标准 |
| 判决要点 | 确立eBay案四要素 |
| 意义 | 美国专利案件中禁令适用标准,SEP案件中禁令受限 |
2. 微软诉摩托罗拉案(2013年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | FRAND费率 |
| 判决要点 | 法院认定FRAND承诺构成合同义务,采用假设谈判法确定FRAND费率 |
| 意义 | FRAND费率确定方法的重要判例 |
3. 摩托罗拉诉苹果案(2012年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | SEP禁令 |
| 判决要点 | 法院审查SEP禁令,考虑FRAND承诺 |
| 意义 | SEP禁令受限的重要判例 |
4. 爱立信诉D-Link案(2014年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | FRAND费率 |
| 判决要点 | 法院采用修改后的Georgia-Pacific因素确定FRAND费率 |
| 意义 | FRAND费率确定方法的重要判例 |
5. TCL诉爱立信案(2017年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | FRAND费率 |
| 判决要点 | 法院采用修改后的Georgia-Pacific因素确定FRAND费率 |
| 意义 | FRAND费率确定方法的重要判例 |
6. CSIRO诉思科案(2015年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | Wi-Fi SEP损害赔偿 |
| 判决要点 | 法院确定Wi-Fi SEP的损害赔偿 |
| 意义 | Wi-Fi SEP损害赔偿的重要判例 |
7. Innovatio IP Ventures案(2013年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | Wi-Fi SEP FRAND费率 |
| 判决要点 | 法院采用FRAND费率确定方法,确定Wi-Fi SEP费率 |
| 意义 | Wi-Fi SEP FRAND费率的重要判例 |
8. Realtek诉LGE案(2014年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | Wi-Fi SEP禁令和FRAND |
| 判决要点 | 法院审查Wi-Fi SEP的禁令和FRAND |
| 意义 | Wi-Fi SEP禁令和FRAND的重要判例 |
9. FTC诉高通案(2019年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | SEP许可层级 |
| 判决要点 | 涉及标准必要专利和芯片层级许可 |
| 意义 | SEP许可层级的重要判例 |
10. 大陆集团诉Avanci案(2019年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | 整车级许可反垄断 |
| 判决要点 | 大陆集团向欧盟委员会投诉Avanci,主张整车级许可构成滥用市场支配地位 |
| 意义 | 整车级vs组件级许可的重要案例 |
11. DOJ商业审查函(Avanci)(2020年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | 专利池反垄断合规 |
| 判决要点 | DOJ确认专利池在满足FRAND、第三方必要性审查、保留池外授权自由、信息防火墙等保护栏下,属于促进竞争的效益 |
| 意义 | 专利池反垄断合规的重要判例 |
12. 华为诉Netgear案(2024年)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 核心争议 | 反禁诉令 |
| 判决要点 | 华为在中国、德国、UPC获得反禁诉令 |
| 意义 | 反禁诉令的重要案例 |
七、FRAND抗辩策略
1. FRAND抗辩的法律基础
FRAND承诺构成合同义务,第三方实施者可主张为受益第三人。被许可方可以主张SEP持有人违反FRAND承诺。
2. FRAND抗辩的策略
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| 必要性挑战 | 质疑对方SEP必要性,要求剔除不必要专利 |
| 费率基准 | 引用法院判决、行业基准、可比协议 |
| 分层许可 | 要求按组件级或软件级许可,降低负担 |
| 总费率上限 | 要求设定累计费率上限,避免版税堆叠 |
| 交叉许可 | 用自身SEP换取对方SEP许可 |
| 未声明SEP筹码 | 用未声明SEP作为交叉许可筹码 |
| 规避设计 | 展示替代路径,降低对特定SEP的依赖 |
| eBay抗辩 | 主张eBay案四要素不满足,阻止禁令 |
3. FRAND抗辩的判例
| 案例 | 内容 |
|---|---|
| 微软诉摩托罗拉 | 法院认定FRAND承诺构成合同义务 |
| 爱立信诉D-Link | 法院采用修改后的Georgia-Pacific因素确定FRAND费率 |
| TCL诉爱立信 | 法院采用修改后的Georgia-Pacific因素确定FRAND费率 |
| Realtek诉LGE | 法院审查Wi-Fi SEP的禁令和FRAND |
八、无效挑战
1. 无效挑战的法律基础
双方可通过IPR/PGR向PTAB挑战专利有效性。
2. 无效挑战的策略
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| 现有技术检索 | 检索现有技术,寻找无效证据 |
| 权利要求分析 | 分析权利要求,寻找无效理由 |
| 多件专利无效 | 对多件专利提起无效请求 |
| 与民事诉讼衔接 | 无效程序与民事诉讼程序交叉 |
3. 无效挑战的判例
| 案例 | 内容 |
|---|---|
| 小米诉GE视频压缩 | 小米主动无效挑战,最高人民法院维持专利无效决定 |
九、证据组织
1. 证据类型
| 证据类型 | 内容 |
|---|---|
| 专利文件 | 专利说明书、权利要求书、审查历史 |
| 标准文件 | 标准文档、标准提案、标准会议记录 |
| 许可协议 | 许可协议、许可谈判记录 |
| 财务数据 | 销售数据、利润数据、许可费数据 |
| 技术证据 | 技术方案、产品说明书、测试报告 |
| 专家证言 | 技术专家、法律专家、经济专家 |
2. 证据组织策略
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| 权利要求对比图 | 将专利技术特征与标准条款逐条对应 |
| 标准映射 | 将标准件与标准文档逐条映射 |
| 许可谈判记录 | 记录许可谈判过程,证明FRAND合规 |
| 财务分析 | 分析许可费对产品利润的影响 |
| 专家证言 | 聘请技术专家、法律专家、经济专家 |
3. 权利要求对比图的制作
| 步骤 | 行动 |
|---|---|
| 1 | 分解权利要求技术特征 |
| 2 | 识别标准对应描述 |
| 3 | 判断必然实施 |
| 4 | 形成权利要求对比图 |
| 5 | 独立专家复核 |
十、诉讼策略
1. 专利权人策略
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| 多司法辖区诉讼 | 在多个司法辖区同时提起诉讼 |
| 禁令威胁 | 通过禁令威胁推动和解 |
| 全球费率裁决 | 请求法院裁定全球FRAND费率 |
| FRAND合规 | 主动证明FRAND合规 |
| 反禁诉令应对 | 应对被许可方的反禁诉令 |
| ITC排除令 | 通过ITC寻求排除令 |
2. 被许可方策略
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| FRAND抗辩 | 主张SEP持有人违反FRAND承诺 |
| 反禁诉令 | 申请反禁诉令,阻止禁令执行 |
| 无效挑战 | 提起IPR/PGR,挑战专利有效性 |
| eBay抗辩 | 主张eBay案四要素不满足,阻止禁令 |
| 全球费率裁决 | 请求法院裁定FRAND费率 |
| 和解谈判 | 通过和解解决争议 |
3. 许可谈判策略
| 策略 | 内容 |
|---|---|
| 反报价 | 提出反报价,推动合理费率 |
| 交叉许可 | 用标准实现专利和节约专利换取SEP许可 |
| 总费率上限 | 设定总费率上限,避免版税堆叠 |
| 分层许可 | 设计整机级+组件级+软件级分层许可 |
十一、常见问题(FAQ)
Q1:美国法院可以设定全球FRAND费率吗?
美国法院通常个案裁决,不轻易设定全球FRAND费率。
Q2:美国SEP诉讼的关键法院有哪些?
德州东区法院、加州北区法院、特拉华州法院、ITC、CAFC、PTAB。
Q3:美国SEP诉讼的程序是什么?
联邦地区法院程序(起诉、证据开示、马克曼听证、即决判决、审前动议、开庭审理、判决、上诉)、ITC程序、PTAB程序。
Q4:FRAND抗辩的策略有哪些?
必要性挑战、费率基准、分层许可、总费率上限、交叉许可、未声明SEP筹码、规避设计、eBay抗辩。
Q5:无效挑战的策略有哪些?
现有技术检索、权利要求分析、多件专利无效、与民事诉讼衔接。
Q6:证据组织策略有哪些?
权利要求对比图、标准映射、许可谈判记录、财务分析、专家证言。
Q7:美国SEP诉讼的判例有哪些?
eBay诉MercExchange、微软诉摩托罗拉、摩托罗拉诉苹果、爱立信诉D-Link、TCL诉爱立信、CSIRO诉思科、Innovatio IP Ventures、Realtek诉LGE、FTC诉高通、大陆集团诉Avanci、DOJ商业审查函、华为诉Netgear。
Q8:HRPP如何帮助企业应对美国SEP诉讼?
HRPP可帮助企业了解美国SEP诉讼实务,制定诉讼策略,组织证据,运用FRAND抗辩、eBay抗辩、无效挑战。
十二、总结
- 美国是全球SEP诉讼最活跃的司法辖区之一,其特点包括个案裁决、eBay案四要素、ITC排除令、IPR/PGR、陪审团审判;
- 美国SEP诉讼的关键法院包括德州东区法院、加州北区法院、特拉华州法院、ITC、CAFC、PTAB;
- 美国SEP诉讼的程序包括联邦地区法院程序、ITC程序、PTAB程序;
- 关键法律原则包括eBay案四要素、FRAND承诺的法律性质、FRAND费率的确定方法、禁令限制;
- 重要案例包括eBay诉MercExchange、微软诉摩托罗拉、摩托罗拉诉苹果、爱立信诉D-Link、TCL诉爱立信、CSIRO诉思科、Innovatio IP Ventures、Realtek诉LGE、FTC诉高通、大陆集团诉Avanci、DOJ商业审查函、华为诉Netgear;
- FRAND抗辩、无效挑战、eBay抗辩是美国SEP诉讼的重要策略;
- 证据组织是SEP诉讼的核心,权利要求对比图是关键工具;
- HRPP应帮助成员企业了解美国SEP诉讼实务,制定诉讼策略,组织证据,运用FRAND抗辩、eBay抗辩、无效挑战;
- 2026–2028是人形机器人标准与SEP布局的关键窗口期。
HRPP人形机器人专利池联盟
2026年9月


